Soudní dvůr Evropských společenství, C-39/97, [Soudní rozhledy 11/1999 str. 388]
čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/104/EHS Rady z 21. 12. 1988
V současné době se začínají před soudy či Úřadem průmyslového vlastnictví čím dál tím častěji objevovat spory, jejichž jádrem bývá posouzení jednání, kdy jeden z podnikatelských subjektů použil nebo hodlá použít pro označení svých výrobků či služeb označení shodné nebo velmi podobné tomu, které má pro stejné nebo podobné výrobky či služby jako ochrannou známku zaregistrován již subjekt jiný, přičemž tato ochranná známka požívá na veřejnosti či v příslušných podnikatelských kruzích velmi dobrého jména a pověsti. Tímto jednáním, těžícím ze známosti dané ochranné známky na trhu a velmi vzdáleném tomu, co je obvykle nazýváno jednáním v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, se jednotliví účastníci trhu snaží na úkor druhého soutěžitele dosáhnout pro sebe neodůvodněné soutěžní výhody a tím i majetkového prospěchu. Běžný spotřebitel je přitom velmi často uváděn v omyl, co se týče původu zboží nebo služeb.
S podobnými případy se můžeme setkat nejenom u nás, v České republice, ale i v ostatních státech. Jejich právní regulace je přitom ponechána zvlášť na vůli toho kterého zákonodárce. Projevuje se zde princip teritoriality práv na označení, resp. práv k nehmotným statkům. Jeho důsledkem jsou rozdíly v úrovni právní ochrany poskytované právními předpisy a praxí v jednotlivých státech, jež jsou zdrojem překážek obchodu a narušování efektivní hospodářské soutěže. Překonávání problémů s tím spojených se stalo předmětem úpravy v celé řadě mezinárodních úmluv.1Na jejich základě došlo k dosažení určitého stupně uniformity příslušných známkoprávních norem. Z pohledu „evropského“ komunitárního práva však tento stupeň není dostačující pro realizaci cílů jednotného vnitřního trhu. Právě jeho vytvoření, odůvodněné potřebou zajistit pro hospodářské subjekty v daném geopolitickém prostoru prostředí svobodné a rovnocenné soutěže, bylo rozhodujícím podnětem pro sladění národních legislativ týkajících se ochranných známek. Stalo se tak směrnicí č. 89/104/EHS ke sbližování zákonů členských států o ochranných známkách a nařízením č. 90/94/ES o ochranné známce Společenství.
I když bylo na základě této komunitární harmonizace dosaženo v oblasti právních předpisů o ochranných známkách v jednotlivých členských státech značného pokroku, jejich škodlivý účinek na vnitřní trh se přesto nepodařilo zcela eliminovat. To mimo jiné dokazují i neustále se objevující spory vyplývající z uplatňování práv k ochranným známkám. Evropský soudní dvůr tak byl podruhé v relativně krátké době prostřednictvím předběžné otázky na základě čl. 177 Smlouvy ES dotázán na vyložení pojmu nebezpečí záměny ve smyslu výše uvedené směrnice č. 89/104/EHS, a to v souvislosti se sporem týkajícím se napodobení slovní ochranné známky.
1. Dobrá pověst starší ochranné známky musí být brána v úvahu při posouzení, zda podobnost výrobků nebo služeb je dostačující pro vyvolání nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny závisí na rozlišujícím charakteru starší ochranné známky, zvláště pak na její známosti na trhu.
2. Nebezpečí záměny je dáno, jestliže veřejnost může uvěřit, že výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku nebo podniků ekonomicky spojených. Uvedení různých míst výroby nestačí k vyloučení tohoto nebezpečí.
Evropský soudní dvůr - rozsudek ze dne 29. 8. 1998, právní věc C-39/97 - Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc., (dříve) Pathe Communications Corporation
K věci:
K Evropskému soudnímu dvoru byla Spolkovým soudním dvorem (Bundesgerichtshof) v rámci sporu řešeného před soudy v SRN vznesena na základě čl. 177 Smlouvy ES předběžná otázka týkající se výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) První směrnice Rady EHS č. 89/104 ke sbližování zákonů členských států o ochranných známkách. Žalující stranou byla japonská společnost Canon Kabushiki Kaisha (dále jen „CKK“). Na straně žalované vystupovala americká korporace Metro-Goldwyn Mayer Inc., dříve Pathe Communications Corporation (dále jen „MGM“).
Spor mezi oběma společnostmi vznikl na základě žádosti MGM o registraci slovní ochranné známky CANNON, podané v roce 1986 v SRN. Tato ochranná známka měla být zaregistrována pro následující výrobky a služby: filmy na videokazetách, výroba, pronájem a projekce filmů pro kina a televizní organizace.
CKK se s odvoláním na čl. 5(4)(1) dřívějšího německého zákona o ochranných známkách (Warenzeichengesetz - dále jen „WZG“) této žádosti u Německého patentového úřadu (Deutches Patentamt) bránila. Činila tak z důvodu jí tvrzeného rozporu uvedené žádosti o registraci s její starší slovní ochrannou známkou Canon, zaregistrovanou v SRN inter alia pro fotoaparáty, kamery a projektory, videopřehrávače, přístroje pro televizní příjem, přenosy a reprodukci, přístroje pro nahrávání a reprodukci pásky nebo disku. Jednalo se tedy o výrobky podobné těm, pro které si MGM chtěla zaregistrovat ochrannou známku CANNON.
První zkušební komisař Německého patentového úřadu zaznamenal shodu mezi oběma ochrannými známkami a registraci z důvodu podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami na základě čl. 5(4)(1) WZG odmítl. Druhý zkušební komisař toto jeho rozhodnutí zrušil a postup CKK pro absenci podobnosti shledal neoprávněným.
CKK proti tomuto druhému rozhodnutí podala ke Spolkovému patentovému soudu (Bundespatentgericht) odvolání. Ten jej však zamítl. Podle něj CKK namítaná podobnost mezi předmětnými výrobky a službami může být připuštěna, jen jestliže výrobky a služby v daném případě vykazují na základě jejich ekonomické důležitosti a způsobu jejich užití tak těsné společné znaky, zejména co se týče místa jejich výroby a obvyklého prodeje, že v mysli průměrného spotřebitele může vzniknout dojem, že pocházejí od téhož podniku do té míry, že jsou užita shodná nebo podobná rozlišující označení jako taková. Podle soudu však tyto podmínky nebyly splněny.
CKK podala proti tomuto rozhodnutí dovolání k Spolkovému soudnímu dvoru. Ten danou věc posoudil na základě nového německého zákona o ochranných známkách (Markengesetz), který transponoval výše uvedenou směrnici do německého práva a jehož čl. 9(1)(2) koresponduje s čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice. Posledně uvedený článek stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a byla-li zapsána, může být prohlášena neplatnou, existuje-li z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, nebezpečí zaměnitelnosti na straně veřejnosti, včetně nebezpečí asociace (myšlenkového spojení) se starší ochrannou známkou.
Podle Spolkového soudního dvora se obě označení CANNON a Canon vyslovují stejným způsobem a ochranná známka Canon požívá dobré pověsti. Na druhé straně, jak již uvedl Spolkový patentový soud, veřejnost je toho názoru, že filmy na videokazetách a videopřehrávače nepocházejí od stejného výrobce. Podrobujíc se principům vyplývajícím z WZG, Spolkový patentový soud nevzal v úvahu ani původ označení ani dobrou pověst žalující strany. Spolkový soudní dvůr naopak judikoval, že dobrá pověst starší ochranné známky může nejen zesílit její rozlišující charakter, ale zároveň i vést k tomu, že nebude brána v úvahu ta skutečnost, že veřejnost vychází při hodnocení podobnosti označených výrobků a služeb z místa jejich původu (něm. Erkunftsstätte). Podle doktríny může být při posuzování nebezpečí zaměnitelnosti podle Markengesetz založena spojitost mezi podobností výrobků na straně jedné a stupněm podobnosti příslušných označení a rozlišujícím charakterem ochranné známky na straně druhé, a to takovým způsobem, že podobnost výrobků může být tím slabší, čím jsou si označení bližší a čím je rozlišující charakter ochranné známky požadující ochranu silnější.
Odůvodnění:
Přestože si německá rozhodovací praxe v oblasti známkového práva již vytvořila celou řadu zásad pro posuzování nebezpečí záměny, Spolkový soudní dvůr se přesto rozhodl předložit Evropskému soudnímu dvoru předběžnou zásadu týkající se výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice.
Prvni část otázky zněla, zda čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice má být vykládán v tom smyslu, že rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště pak její dobrá pověst, musí být brány v úvahu při hodnocení, zda podobnost mezi výrobky a službami označenými dvěma ochrannými známkami je postačující pro vznik nebezpečí záměny. CKK, francouzská a italská vláda, stejně tak Komise se přiklonily ke kladné odpovědi. Naproti tomu MGM a německá vláda se domnívaly, že podobnost mezi výrobky nebo službami musí být hodnocena objektivně a autonomně a nelze tedy přihlížet k rozlišujícímu charakteru starší ochranné známky, zvláště pak k její dobré pověsti. Evropský soudní dvůr při hledání odpovědi na tuto první část otázky nejdříve připomněl bod 10 preambule směrnice. Podle něj „...ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejíž funkcí je především garantovat ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti známky a označení výrobků a služeb absolutní; že ochrana platí také v případě podobnosti známky a označení výrobků nebo služeb; že je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; že nebezpečí záměny, jehož upřesnění závisí na množství okolností a zejména na stupni známosti ochranné známky na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a označenými výrobky nebo službami, vytváří specifickou podmínku takové ochrany...“. Dále uvedl, že podle jeho ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny na straně veřejnosti, jež představuje condicio sine qua non pro aplikaci čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, hodnoceno globálně s přihlédnutím ke všem významným faktorům. Podle něj celkové zhodnocení nebezpečí záměny implikuje určitou nezávislost v úvahu braných okolností, zejména podobnost ochranných známek a jimi označených výrobků nebo služeb. Tak například slabší stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost mezi těmito faktory nachází svůj výraz v 10. bodě směrnice, podle nějž je nezbytné pojem podobnosti vykládat v souvislosti s nebezpečím záměny, jehož hodnocení závisí na vžitosti ochranné známky na trhu a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a označenými výrobky nebo službami.
Na druhé straně z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišující charakter starší ochranné známky ukazuje důležitějším. Tedy, když ochrana zapsané ochranné známky závisí, podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, na existenci nebezpečí záměny, ochranné známky, které mají vysoký rozlišující charakter, buď vnitřně nebo z důvodu jejich stupně známosti na trhu, požívají širší ochrany než ty, jejichž rozlišující charakter je menší.
Z toho vyplývá, že podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice je možno odmítnout registraci ochranné známky i přes menší stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami, jestliže podobnost ochranných známek je velká a když rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště její známost, je silný.
Proti této interpretaci MGM a německá vláda namítaly, že hodnocení více či méně silného rozlišujícího charakteru starší ochranné známky během zkoumání podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami s sebou přináší nebezpečí prodloužení doby procesu samotné registrace. Francouzská vláda naproti tomu poukazovala na to, že podle její zkušenosti hodnocení tohoto faktoru během posuzování podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami nemá za následek zbytečné prodlužování nebo komplikování procesu registrace.
Vzhledem k tomu je podle Evropského soudního dvora důležité uvést, že i když bychom předpokládali, že doporučovaná interpretace by měla za následek citelné prodloužení procesu registrace, tak by to nemělo být určující pro výklad čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice. V každém stadiu řízení je zapotřebí, z důvodu právní jistoty a řádného řízení, přesvědčit se, zda ochranné známky, jejichž užívání by mohlo být před příslušnou jurisdikcí úspěšně popíráno, jsou či nejsou zaregistrovány.
Podle Evropského soudního dvora je třeba nicméně zdůraznit, že podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice zůstává rovněž nezbytným za předpokladu, kdy existuje totožnost s ochrannou známkou, jejíž rozlišující charakter je obzvláště silný, přinést důkaz o přítomnosti podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami. Oproti tomu, co předpokládá čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice, který je výslovně zaměřen na případy, kdy výrobky nebo služby nejsou podobné, čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice předvídá, že nebezpečí záměny předpokládá totožnost nebo podobnost mezi označenými výrobky nebo službami.
Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je namístě, jak připomněla Komise a francouzská a německá vláda, brát v úvahu všechny významné faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami. Tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu, účel, užití, stejně tak jejich soutěžní nebo doplňující charakter.
S ohledem na výše uvedené je podle Evropského soudního dvora namístě odpovědět na první část předběžné otázky, a to tak, že čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště její dobrá pověst, musí být brány v úvahu při posouzení, zda podobnost mezi výrobky nebo službami označenými dvěma ochrannými známkami je postačující pro vznik nebezpečí záměny.
Druhou částí předběžné otázky se Spolkový soudní dvůr snažil zjistit, zda na straně veřejnosti může ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice existovat nebezpečí záměny, jestliže uvedené výrobky nebo služby mají různá místa původu.
Podle Evropského soudního dvora nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice existuje, jestliže veřejnost se může mýlit o původu uvedených výrobků nebo služeb. Na jedné straně, z čl. 2 směrnice vyplývá, že ochranná známka musí být způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniku druhého. Na straně druhé, bod 10 preambule uvádí, že cílem ochrany přiznané ochranné známce je garantovat její funkci původu. Je vhodné proto připomenout, že podle konstantní judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému odběrateli identitu původu označeného výrobku nebo služby, dovolujíc mu rozeznat bez možné záměny tento výrobek nebo službu od těch, které mají jiný původ. Aby ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku nenarušeného konkurenčního systému, jehož vytvoření zamýšlí Smlouva ES, musí zaručovat, že všechny výrobky nebo služby, které jsou opatřeny ochrannou známkou, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, jemuž může být přiřčena odpovědnost za jejich kvalitu.2
Nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice je dáno tehdy, jestliže existuje nebezpečí, že veřejnost uvěří, že uvedené výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku nebo případně od podniků ekonomicky spojených.3 Tudíž, jak poznamenal generální advokát v bodě 30 svých závěrů, nestačí pro to, aby byla vyloučena existence nebezpečí záměny, jednoduše prokázat absenci nebezpečí záměny v mysli veřejnosti, co se týče místa výroby dotčených výrobků nebo služeb.
Evropský soudní dvůr s ohledem na výše uvedené odpověděl na druhou část předběžné otázky tím způsobem, že může pro veřejnost existovat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, jestliže předmětné výrobky nebo služby mají různá místa výroby. Naopak, existence takového nebezpečí je vyloučena, jestliže se nejeví jako možné, aby veřejnost uvěřila, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, popřípadě podniků ekonomicky spojených.
Poznámka:
Výše uvedené rozhodnutí Evropského soudního dvora se zabývá posouzením dvou slovních ochranných známek sestávajících z jednoho slova a vykazujících stejný vizuální a fonetický význam. Obě označení se od sebe liší jen v různé velikosti a počtu písmen, resp. zdvojení jednoho z nich. Tyto ochranné známky jsou přitom použity pro označení výrobků a služeb dvou různých subjektů, pocházejících z různých států, podnikajících však zčásti ve velmi příbuzných oborech. Ochranná známka společnosti CKK Canon je však prioritně starší a požívá navíc na trhu velmi dobré pověsti. V daném případě se tedy jednalo na jedné straně o to, zda dobrá pověst starší ochranné známky může být při posuzování nebezpečí záměny namítána jako překážka zápisné způsobilosti či jako důvod neplatnosti u totožného nebo podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky či služby, na straně druhé, zda sama skutečnost různých míst výroby u předmětných výrobků a služeb postačí na straně veřejnosti k vyloučení nebezpečí záměny o jejich původu. O tom jak se Evropský soudní dvůr s touto situací vypořádal, je výše uvedené rozhodnutí.
Upřesnění samotného pojmu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice se mimo jiné stalo předmětem úvah ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a to v rozsudku Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95). Jednalo se o posouzení toho, jakou úlohu sehrává pro vznik nebezpečí záměny vedle totožnosti či podobnosti jak ochranných známek, tak i jimi označeného zboží nebo služeb také sama skutečnost asociace (myšlenkového vybavení si4 starší ochranné známky ve veřejnosti. Evropský soudní dvůr judikoval, že myšlenková spojitost mezi ochrannou známkou a značkou může přenášet goodwill spojený se starší ochrannou známkou na novou značku, a tím poškodit image spojený s touto známkou. Podle něj přitom záleží také na tom, jaký celkový dojem posuzované známky vyvolávají a jaké jsou jejich rozlišovací a dominantní prvky. Průměrný spotřebitel posuzuje známku jako celek a neanalyzuje její jednotlivé detaily. Nebezpečí záměny je tím větší, čím více se prosazuje síla označení starší známky. Nemá-li starší známka zvláštní obchodní význam a pozůstává pouze z grafického vyobrazení, které se nevyznačuje zvláštní fantazií, nestačí pouhá podobnost k tomu, aby odůvodnila nebezpečí záměny. Evropský soudní dvůr věc nakonec uzavřel konstatováním, že čistě asociativní myšlenkové spojení, které by mohlo ve veřejnosti vyvolat dojem o shodnosti smyslového obsahu obou známek, samo o sobě nepředstavuje nebezpečí, že by známka byla se starší známkou myšlenkově spojena. Nebezpečí myšlenkového spojení podle něj není alternativou k pojmu nebezpečí záměny, ale slouží pouze k tomu, aby přesněji určilo jeho rozsah.5
Samotné posuzování nebezpečí záměny je v jednotlivých právních řádech postaveno především na celkovém dojmu předmětné ochranné známky. V případě některých označení se při posuzování přihlíží k tomu prvku, který má pro jeho rozlišovací způsobilost dominantní význam, tedy prvku, který je podstatně určuje. Vždy je nutno mít přitom na zřeteli, že průměrný spotřebitel nemá zpravidla obě ochranné známky vedle sebe, aby je mohl náležitě porovnat a vyvodit z toho správný názor o původu jimi označeného zboží či služeb. Proto je nutné při posuzování zaměnitelnosti brát v úvahu prvky shodné či podobné a nikoli prvky, kterými se známky od sebe liší. Rozhodující bude proto první dojem, který u spotřebitele ochranná známka vyvolá. Pravděpodobnost záměny je navíc tím větší, jestliže napodobená ochranná známka je známkou proslulou, resp. všeobecně známou (well-know trademark).6
Pokud bychom měli daný případ posuzovat z hlediska našeho právního řádu, v úvahu by přicházela jednak aplikace zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „OchrZn“), jednak příslušných ustanovení obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“) o nekalé soutěži. Samotný OchrZn operuje s otázkou zaměnitelnosti na několika místech. Jedná se především o § 3 odst. 1, který stanoví relativní překážku zápisné způsobilosti pro označení totožná s ochrannou známkou nebo její přihláškou, zapsanou nebo podanou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, dále pak § 6, 9, 14, 15, 16. Jak však správně uvádí J. Munková, bližší definici zaměnitelnosti, ani určení subjektu, u kterého nebezpečí záměny může vzniknout, jak to činí zmíněná směrnice EU v projednávaném článku 4 odst. 1 písm. b) (ta v tomto směru mluví o „veřejnosti“), zatím náš zákonodárce nepřijal a ponechal zřejmě komentářovému výkladu a rozhodovací praxi, aby vytvořily určitá kritéria pro posuzování zaměnitelnosti, resp. u koho a za jakých předpokladů takové nebezpečí záměny může vzniknout.7 Jelikož OchrZn důsledně vychází z pojetí známkoprávní ochrany, jak vyplývá zejména ze směrnice č. 89/104 a je tak s ní kompatibilní, domnívám se, že Úřad průmyslového vlastnictví bude ve své rozhodovací praxi při posuzování zaměnitelnosti k judikatuře Evropského soudního dvora velmi často přihlížet.8
Pokud by majitel ochranné známky Canon prokázal, že tato ochranná známka získala, a to i na území České republiky, charakter známky všeobecně známé ve smyslu čl. 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, mohl by se též dovolat § 2 odst. 1 písm. h) týkajícího se označení, která jsou ze zápisu do rejstříku absolutně vyloučena9, § 9 odst. 1 písm. b) o námitkách proti zápisu označení a konečně § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 OchrZn o výmazu již zaregistrované ochranné známky, a to na základě soudního rozhodnutí, podle něhož by bylo či je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, neboť nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména všeobecně známé ochranné známky nebo jí je na újmu, např. ji rozmělňuje, tj. oslabuje její rozlišovací způsobilost (něm. Verwässerung, angl. dilution).10
Z nekalosoutěžního hlediska by bylo možné se před soudem dovolat naplnění skutkové podstaty podle § 46 (klamavé označení zboží nebo služeb), § 47 (vyvolání nebezpečí záměny) či § 48 (parazitování na pověsti) ObchZ, to ovšem jen za předpokladu, že budou naplněny všechny tři znaky nekalosoutěžního jednání podle generální klauzule (§ 44 odst. 1 ObchZ), tj. soutěžní zaměřenost jednání, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Mgr. Pavel Utěšený, Brno
1 Jedná se zejména o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883 ve znění pozdějších revizí (u nás viz vyhláška č. 81/1985 Sb.) a Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 ve znění pozdějších revizí (u nás viz vyhláška č. 78/1985).
2 Poprvé tak Evropský soudní dvůr judikoval ve věci Société Terrapin (Oversar) Ltd. v. Terranova Industrie C. A. Kapferer and Co (C-199/75); o základní funkci ochranné známky se Evropský soudní dvůr opřel zejména ve sporu SA CNL-SUCAL v. Hag GF AG (C-10/89), známém spíše jako Hag II. , v nedávné době pak tomu bylo např. v rozhodnutí ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH e.a. v. Ideal-Standard GmbH e.a. (C-9/93) či Frits Loendersloot v. George Ballantine & Son (C-349/95).
3 Jedná se o tzv. nepřímé nebezpečí záměny (nebezpečí záměny v širším slova smyslu). Blíže k tomu např. Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha, 1995, s. 63 a 192 nebo též bod 14 rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95).
4 Pojem nebezpečí myšlenkového spojení (asociace) byl poprvé rozvinut v zemích Beneluxu, a to v případech Union v. Union Soleure a Jullien v. Verschnere v roce 1983 (pozn. autora: odkaz na tato rozhodnutí činí Annett Wagner ve svém článku Infringing Trade Marks: Function, Association and Confusion of Signs According to the E. C. Trade Marks Directive, European Intellectual Property Review, N°3, Sweet & Maxwell, London 1999, s. 128.
5 Překlad tohoto rozhodnutí s příslušným komentářem uveřejněn J. Munkovou v časopise Soudní rozhledy č. 1/1999, s. 34-37.
6 K tomu srov. např. Sirinelli, P. - Pallaud-Dullian, F. - Durrande, S.: Code de la propriété intellectuelle, premier édition, Paris, Dalloz, 1997, s. 334-337 a judikaturu tam uvedenou.
7 Munková, J.: dílo cit. v pozn. 3, s. 36.
8 Podle mého názoru by tak měl činit i z toho důvodu, že se Česká republika na základě čl. 67 Evropské asociační dohody zavázala ke zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, přičemž ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost (1. 2. 1995) by mělo být dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.
9 Blíže k tomu Hajn, P.: Zápis ochranné známky a mezinárodní smlouvy (Ke kvalifikaci ochranné známky jako všeobecně známé), Právní rozhledy č. 5/1999, s. 236-239.
10 K tomu srov. např. Martino, T.: Trademark Dilution, Oxford, Clarendon Press, 1996.
čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/104/EHS Rady z 21. 12. 1988
V současné době se začínají před soudy či Úřadem průmyslového vlastnictví čím dál tím častěji objevovat spory, jejichž jádrem bývá posouzení jednání, kdy jeden z podnikatelských subjektů použil nebo hodlá použít pro označení svých výrobků či služeb označení shodné nebo velmi podobné tomu, které má pro stejné nebo podobné výrobky či služby jako ochrannou známku zaregistrován již subjekt jiný, přičemž tato ochranná známka požívá na veřejnosti či v příslušných podnikatelských kruzích velmi dobrého jména a pověsti. Tímto jednáním, těžícím ze známosti dané ochranné známky na trhu a velmi vzdáleném tomu, co je obvykle nazýváno jednáním v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, se jednotliví účastníci trhu snaží na úkor druhého soutěžitele dosáhnout pro sebe neodůvodněné soutěžní výhody a tím i majetkového prospěchu. Běžný spotřebitel je přitom velmi často uváděn v omyl, co se týče původu zboží nebo služeb.
S podobnými případy se můžeme setkat nejenom u nás, v České republice, ale i v ostatních státech. Jejich právní regulace je přitom ponechána zvlášť na vůli toho kterého zákonodárce. Projevuje se zde princip teritoriality práv na označení, resp. práv k nehmotným statkům. Jeho důsledkem jsou rozdíly v úrovni právní ochrany poskytované právními předpisy a praxí v jednotlivých státech, jež jsou zdrojem překážek obchodu a narušování efektivní hospodářské soutěže. Překonávání problémů s tím spojených se stalo předmětem úpravy v celé řadě mezinárodních úmluv.1Na jejich základě došlo k dosažení určitého stupně uniformity příslušných známkoprávních norem. Z pohledu „evropského“ komunitárního práva však tento stupeň není dostačující pro realizaci cílů jednotného vnitřního trhu. Právě jeho vytvoření, odůvodněné potřebou zajistit pro hospodářské subjekty v daném geopolitickém prostoru prostředí svobodné a rovnocenné soutěže, bylo rozhodujícím podnětem pro sladění národních legislativ týkajících se ochranných známek. Stalo se tak směrnicí č. 89/104/EHS ke sbližování zákonů členských států o ochranných známkách a nařízením č. 90/94/ES o ochranné známce Společenství.
I když bylo na základě této komunitární harmonizace dosaženo v oblasti právních předpisů o ochranných známkách v jednotlivých členských státech značného pokroku, jejich škodlivý účinek na vnitřní trh se přesto nepodařilo zcela eliminovat. To mimo jiné dokazují i neustále se objevující spory vyplývající z uplatňování práv k ochranným známkám. Evropský soudní dvůr tak byl podruhé v relativně krátké době prostřednictvím předběžné otázky na základě čl. 177 Smlouvy ES dotázán na vyložení pojmu nebezpečí záměny ve smyslu výše uvedené směrnice č. 89/104/EHS, a to v souvislosti se sporem týkajícím se napodobení slovní ochranné známky.
1. Dobrá pověst starší ochranné známky musí být brána v úvahu při posouzení, zda podobnost výrobků nebo služeb je dostačující pro vyvolání nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny závisí na rozlišujícím charakteru starší ochranné známky, zvláště pak na její známosti na trhu.
2. Nebezpečí záměny je dáno, jestliže veřejnost může uvěřit, že výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku nebo podniků ekonomicky spojených. Uvedení různých míst výroby nestačí k vyloučení tohoto nebezpečí.
Evropský soudní dvůr - rozsudek ze dne 29. 8. 1998, právní věc C-39/97 - Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn Mayer Inc., (dříve) Pathe Communications Corporation
K věci:
K Evropskému soudnímu dvoru byla Spolkovým soudním dvorem (Bundesgerichtshof) v rámci sporu řešeného před soudy v SRN vznesena na základě čl. 177 Smlouvy ES předběžná otázka týkající se výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) První směrnice Rady EHS č. 89/104 ke sbližování zákonů členských států o ochranných známkách. Žalující stranou byla japonská společnost Canon Kabushiki Kaisha (dále jen „CKK“). Na straně žalované vystupovala americká korporace Metro-Goldwyn Mayer Inc., dříve Pathe Communications Corporation (dále jen „MGM“).
Spor mezi oběma společnostmi vznikl na základě žádosti MGM o registraci slovní ochranné známky CANNON, podané v roce 1986 v SRN. Tato ochranná známka měla být zaregistrována pro následující výrobky a služby: filmy na videokazetách, výroba, pronájem a projekce filmů pro kina a televizní organizace.
CKK se s odvoláním na čl. 5(4)(1) dřívějšího německého zákona o ochranných známkách (Warenzeichengesetz - dále jen „WZG“) této žádosti u Německého patentového úřadu (Deutches Patentamt) bránila. Činila tak z důvodu jí tvrzeného rozporu uvedené žádosti o registraci s její starší slovní ochrannou známkou Canon, zaregistrovanou v SRN inter alia pro fotoaparáty, kamery a projektory, videopřehrávače, přístroje pro televizní příjem, přenosy a reprodukci, přístroje pro nahrávání a reprodukci pásky nebo disku. Jednalo se tedy o výrobky podobné těm, pro které si MGM chtěla zaregistrovat ochrannou známku CANNON.
První zkušební komisař Německého patentového úřadu zaznamenal shodu mezi oběma ochrannými známkami a registraci z důvodu podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami na základě čl. 5(4)(1) WZG odmítl. Druhý zkušební komisař toto jeho rozhodnutí zrušil a postup CKK pro absenci podobnosti shledal neoprávněným.
CKK proti tomuto druhému rozhodnutí podala ke Spolkovému patentovému soudu (Bundespatentgericht) odvolání. Ten jej však zamítl. Podle něj CKK namítaná podobnost mezi předmětnými výrobky a službami může být připuštěna, jen jestliže výrobky a služby v daném případě vykazují na základě jejich ekonomické důležitosti a způsobu jejich užití tak těsné společné znaky, zejména co se týče místa jejich výroby a obvyklého prodeje, že v mysli průměrného spotřebitele může vzniknout dojem, že pocházejí od téhož podniku do té míry, že jsou užita shodná nebo podobná rozlišující označení jako taková. Podle soudu však tyto podmínky nebyly splněny.
CKK podala proti tomuto rozhodnutí dovolání k Spolkovému soudnímu dvoru. Ten danou věc posoudil na základě nového německého zákona o ochranných známkách (Markengesetz), který transponoval výše uvedenou směrnici do německého práva a jehož čl. 9(1)(2) koresponduje s čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice. Posledně uvedený článek stanoví, že ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a byla-li zapsána, může být prohlášena neplatnou, existuje-li z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků či služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, nebezpečí zaměnitelnosti na straně veřejnosti, včetně nebezpečí asociace (myšlenkového spojení) se starší ochrannou známkou.
Podle Spolkového soudního dvora se obě označení CANNON a Canon vyslovují stejným způsobem a ochranná známka Canon požívá dobré pověsti. Na druhé straně, jak již uvedl Spolkový patentový soud, veřejnost je toho názoru, že filmy na videokazetách a videopřehrávače nepocházejí od stejného výrobce. Podrobujíc se principům vyplývajícím z WZG, Spolkový patentový soud nevzal v úvahu ani původ označení ani dobrou pověst žalující strany. Spolkový soudní dvůr naopak judikoval, že dobrá pověst starší ochranné známky může nejen zesílit její rozlišující charakter, ale zároveň i vést k tomu, že nebude brána v úvahu ta skutečnost, že veřejnost vychází při hodnocení podobnosti označených výrobků a služeb z místa jejich původu (něm. Erkunftsstätte). Podle doktríny může být při posuzování nebezpečí zaměnitelnosti podle Markengesetz založena spojitost mezi podobností výrobků na straně jedné a stupněm podobnosti příslušných označení a rozlišujícím charakterem ochranné známky na straně druhé, a to takovým způsobem, že podobnost výrobků může být tím slabší, čím jsou si označení bližší a čím je rozlišující charakter ochranné známky požadující ochranu silnější.
Odůvodnění:
Přestože si německá rozhodovací praxe v oblasti známkového práva již vytvořila celou řadu zásad pro posuzování nebezpečí záměny, Spolkový soudní dvůr se přesto rozhodl předložit Evropskému soudnímu dvoru předběžnou zásadu týkající se výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice.
Prvni část otázky zněla, zda čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice má být vykládán v tom smyslu, že rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště pak její dobrá pověst, musí být brány v úvahu při hodnocení, zda podobnost mezi výrobky a službami označenými dvěma ochrannými známkami je postačující pro vznik nebezpečí záměny. CKK, francouzská a italská vláda, stejně tak Komise se přiklonily ke kladné odpovědi. Naproti tomu MGM a německá vláda se domnívaly, že podobnost mezi výrobky nebo službami musí být hodnocena objektivně a autonomně a nelze tedy přihlížet k rozlišujícímu charakteru starší ochranné známky, zvláště pak k její dobré pověsti. Evropský soudní dvůr při hledání odpovědi na tuto první část otázky nejdříve připomněl bod 10 preambule směrnice. Podle něj „...ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejíž funkcí je především garantovat ochrannou známku jako označení původu, je v případě totožnosti známky a označení výrobků a služeb absolutní; že ochrana platí také v případě podobnosti známky a označení výrobků nebo služeb; že je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; že nebezpečí záměny, jehož upřesnění závisí na množství okolností a zejména na stupni známosti ochranné známky na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a označenými výrobky nebo službami, vytváří specifickou podmínku takové ochrany...“. Dále uvedl, že podle jeho ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny na straně veřejnosti, jež představuje condicio sine qua non pro aplikaci čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, hodnoceno globálně s přihlédnutím ke všem významným faktorům. Podle něj celkové zhodnocení nebezpečí záměny implikuje určitou nezávislost v úvahu braných okolností, zejména podobnost ochranných známek a jimi označených výrobků nebo služeb. Tak například slabší stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami může být kompenzován vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Vzájemná závislost mezi těmito faktory nachází svůj výraz v 10. bodě směrnice, podle nějž je nezbytné pojem podobnosti vykládat v souvislosti s nebezpečím záměny, jehož hodnocení závisí na vžitosti ochranné známky na trhu a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a označenými výrobky nebo službami.
Na druhé straně z judikatury Evropského soudního dvora vyplývá, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišující charakter starší ochranné známky ukazuje důležitějším. Tedy, když ochrana zapsané ochranné známky závisí, podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, na existenci nebezpečí záměny, ochranné známky, které mají vysoký rozlišující charakter, buď vnitřně nebo z důvodu jejich stupně známosti na trhu, požívají širší ochrany než ty, jejichž rozlišující charakter je menší.
Z toho vyplývá, že podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice je možno odmítnout registraci ochranné známky i přes menší stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami, jestliže podobnost ochranných známek je velká a když rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště její známost, je silný.
Proti této interpretaci MGM a německá vláda namítaly, že hodnocení více či méně silného rozlišujícího charakteru starší ochranné známky během zkoumání podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami s sebou přináší nebezpečí prodloužení doby procesu samotné registrace. Francouzská vláda naproti tomu poukazovala na to, že podle její zkušenosti hodnocení tohoto faktoru během posuzování podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami nemá za následek zbytečné prodlužování nebo komplikování procesu registrace.
Vzhledem k tomu je podle Evropského soudního dvora důležité uvést, že i když bychom předpokládali, že doporučovaná interpretace by měla za následek citelné prodloužení procesu registrace, tak by to nemělo být určující pro výklad čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice. V každém stadiu řízení je zapotřebí, z důvodu právní jistoty a řádného řízení, přesvědčit se, zda ochranné známky, jejichž užívání by mohlo být před příslušnou jurisdikcí úspěšně popíráno, jsou či nejsou zaregistrovány.
Podle Evropského soudního dvora je třeba nicméně zdůraznit, že podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice zůstává rovněž nezbytným za předpokladu, kdy existuje totožnost s ochrannou známkou, jejíž rozlišující charakter je obzvláště silný, přinést důkaz o přítomnosti podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami. Oproti tomu, co předpokládá čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice, který je výslovně zaměřen na případy, kdy výrobky nebo služby nejsou podobné, čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice předvídá, že nebezpečí záměny předpokládá totožnost nebo podobnost mezi označenými výrobky nebo službami.
Pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je namístě, jak připomněla Komise a francouzská a německá vláda, brát v úvahu všechny významné faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami. Tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu, účel, užití, stejně tak jejich soutěžní nebo doplňující charakter.
S ohledem na výše uvedené je podle Evropského soudního dvora namístě odpovědět na první část předběžné otázky, a to tak, že čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že rozlišující charakter starší ochranné známky, a zvláště její dobrá pověst, musí být brány v úvahu při posouzení, zda podobnost mezi výrobky nebo službami označenými dvěma ochrannými známkami je postačující pro vznik nebezpečí záměny.
Druhou částí předběžné otázky se Spolkový soudní dvůr snažil zjistit, zda na straně veřejnosti může ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice existovat nebezpečí záměny, jestliže uvedené výrobky nebo služby mají různá místa původu.
Podle Evropského soudního dvora nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice existuje, jestliže veřejnost se může mýlit o původu uvedených výrobků nebo služeb. Na jedné straně, z čl. 2 směrnice vyplývá, že ochranná známka musí být způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb podniku druhého. Na straně druhé, bod 10 preambule uvádí, že cílem ochrany přiznané ochranné známce je garantovat její funkci původu. Je vhodné proto připomenout, že podle konstantní judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému odběrateli identitu původu označeného výrobku nebo služby, dovolujíc mu rozeznat bez možné záměny tento výrobek nebo službu od těch, které mají jiný původ. Aby ochranná známka mohla hrát svou roli základního prvku nenarušeného konkurenčního systému, jehož vytvoření zamýšlí Smlouva ES, musí zaručovat, že všechny výrobky nebo služby, které jsou opatřeny ochrannou známkou, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku, jemuž může být přiřčena odpovědnost za jejich kvalitu.2
Nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice je dáno tehdy, jestliže existuje nebezpečí, že veřejnost uvěří, že uvedené výrobky nebo služby pocházejí od téhož podniku nebo případně od podniků ekonomicky spojených.3 Tudíž, jak poznamenal generální advokát v bodě 30 svých závěrů, nestačí pro to, aby byla vyloučena existence nebezpečí záměny, jednoduše prokázat absenci nebezpečí záměny v mysli veřejnosti, co se týče místa výroby dotčených výrobků nebo služeb.
Evropský soudní dvůr s ohledem na výše uvedené odpověděl na druhou část předběžné otázky tím způsobem, že může pro veřejnost existovat nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, jestliže předmětné výrobky nebo služby mají různá místa výroby. Naopak, existence takového nebezpečí je vyloučena, jestliže se nejeví jako možné, aby veřejnost uvěřila, že výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, popřípadě podniků ekonomicky spojených.
Poznámka:
Výše uvedené rozhodnutí Evropského soudního dvora se zabývá posouzením dvou slovních ochranných známek sestávajících z jednoho slova a vykazujících stejný vizuální a fonetický význam. Obě označení se od sebe liší jen v různé velikosti a počtu písmen, resp. zdvojení jednoho z nich. Tyto ochranné známky jsou přitom použity pro označení výrobků a služeb dvou různých subjektů, pocházejících z různých států, podnikajících však zčásti ve velmi příbuzných oborech. Ochranná známka společnosti CKK Canon je však prioritně starší a požívá navíc na trhu velmi dobré pověsti. V daném případě se tedy jednalo na jedné straně o to, zda dobrá pověst starší ochranné známky může být při posuzování nebezpečí záměny namítána jako překážka zápisné způsobilosti či jako důvod neplatnosti u totožného nebo podobného označení pro totožné nebo podobné výrobky či služby, na straně druhé, zda sama skutečnost různých míst výroby u předmětných výrobků a služeb postačí na straně veřejnosti k vyloučení nebezpečí záměny o jejich původu. O tom jak se Evropský soudní dvůr s touto situací vypořádal, je výše uvedené rozhodnutí.
Upřesnění samotného pojmu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice se mimo jiné stalo předmětem úvah ještě před vydáním tohoto rozhodnutí, a to v rozsudku Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95). Jednalo se o posouzení toho, jakou úlohu sehrává pro vznik nebezpečí záměny vedle totožnosti či podobnosti jak ochranných známek, tak i jimi označeného zboží nebo služeb také sama skutečnost asociace (myšlenkového vybavení si4 starší ochranné známky ve veřejnosti. Evropský soudní dvůr judikoval, že myšlenková spojitost mezi ochrannou známkou a značkou může přenášet goodwill spojený se starší ochrannou známkou na novou značku, a tím poškodit image spojený s touto známkou. Podle něj přitom záleží také na tom, jaký celkový dojem posuzované známky vyvolávají a jaké jsou jejich rozlišovací a dominantní prvky. Průměrný spotřebitel posuzuje známku jako celek a neanalyzuje její jednotlivé detaily. Nebezpečí záměny je tím větší, čím více se prosazuje síla označení starší známky. Nemá-li starší známka zvláštní obchodní význam a pozůstává pouze z grafického vyobrazení, které se nevyznačuje zvláštní fantazií, nestačí pouhá podobnost k tomu, aby odůvodnila nebezpečí záměny. Evropský soudní dvůr věc nakonec uzavřel konstatováním, že čistě asociativní myšlenkové spojení, které by mohlo ve veřejnosti vyvolat dojem o shodnosti smyslového obsahu obou známek, samo o sobě nepředstavuje nebezpečí, že by známka byla se starší známkou myšlenkově spojena. Nebezpečí myšlenkového spojení podle něj není alternativou k pojmu nebezpečí záměny, ale slouží pouze k tomu, aby přesněji určilo jeho rozsah.5
Samotné posuzování nebezpečí záměny je v jednotlivých právních řádech postaveno především na celkovém dojmu předmětné ochranné známky. V případě některých označení se při posuzování přihlíží k tomu prvku, který má pro jeho rozlišovací způsobilost dominantní význam, tedy prvku, který je podstatně určuje. Vždy je nutno mít přitom na zřeteli, že průměrný spotřebitel nemá zpravidla obě ochranné známky vedle sebe, aby je mohl náležitě porovnat a vyvodit z toho správný názor o původu jimi označeného zboží či služeb. Proto je nutné při posuzování zaměnitelnosti brát v úvahu prvky shodné či podobné a nikoli prvky, kterými se známky od sebe liší. Rozhodující bude proto první dojem, který u spotřebitele ochranná známka vyvolá. Pravděpodobnost záměny je navíc tím větší, jestliže napodobená ochranná známka je známkou proslulou, resp. všeobecně známou (well-know trademark).6
Pokud bychom měli daný případ posuzovat z hlediska našeho právního řádu, v úvahu by přicházela jednak aplikace zák. č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (dále jen „OchrZn“), jednak příslušných ustanovení obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“) o nekalé soutěži. Samotný OchrZn operuje s otázkou zaměnitelnosti na několika místech. Jedná se především o § 3 odst. 1, který stanoví relativní překážku zápisné způsobilosti pro označení totožná s ochrannou známkou nebo její přihláškou, zapsanou nebo podanou pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, dále pak § 6, 9, 14, 15, 16. Jak však správně uvádí J. Munková, bližší definici zaměnitelnosti, ani určení subjektu, u kterého nebezpečí záměny může vzniknout, jak to činí zmíněná směrnice EU v projednávaném článku 4 odst. 1 písm. b) (ta v tomto směru mluví o „veřejnosti“), zatím náš zákonodárce nepřijal a ponechal zřejmě komentářovému výkladu a rozhodovací praxi, aby vytvořily určitá kritéria pro posuzování zaměnitelnosti, resp. u koho a za jakých předpokladů takové nebezpečí záměny může vzniknout.7 Jelikož OchrZn důsledně vychází z pojetí známkoprávní ochrany, jak vyplývá zejména ze směrnice č. 89/104 a je tak s ní kompatibilní, domnívám se, že Úřad průmyslového vlastnictví bude ve své rozhodovací praxi při posuzování zaměnitelnosti k judikatuře Evropského soudního dvora velmi často přihlížet.8
Pokud by majitel ochranné známky Canon prokázal, že tato ochranná známka získala, a to i na území České republiky, charakter známky všeobecně známé ve smyslu čl. 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, mohl by se též dovolat § 2 odst. 1 písm. h) týkajícího se označení, která jsou ze zápisu do rejstříku absolutně vyloučena9, § 9 odst. 1 písm. b) o námitkách proti zápisu označení a konečně § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 OchrZn o výmazu již zaregistrované ochranné známky, a to na základě soudního rozhodnutí, podle něhož by bylo či je užití této ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, neboť nepoctivě těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména všeobecně známé ochranné známky nebo jí je na újmu, např. ji rozmělňuje, tj. oslabuje její rozlišovací způsobilost (něm. Verwässerung, angl. dilution).10
Z nekalosoutěžního hlediska by bylo možné se před soudem dovolat naplnění skutkové podstaty podle § 46 (klamavé označení zboží nebo služeb), § 47 (vyvolání nebezpečí záměny) či § 48 (parazitování na pověsti) ObchZ, to ovšem jen za předpokladu, že budou naplněny všechny tři znaky nekalosoutěžního jednání podle generální klauzule (§ 44 odst. 1 ObchZ), tj. soutěžní zaměřenost jednání, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
Mgr. Pavel Utěšený, Brno
1 Jedná se zejména o Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. 3. 1883 ve znění pozdějších revizí (u nás viz vyhláška č. 81/1985 Sb.) a Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. 4. 1891 ve znění pozdějších revizí (u nás viz vyhláška č. 78/1985).
2 Poprvé tak Evropský soudní dvůr judikoval ve věci Société Terrapin (Oversar) Ltd. v. Terranova Industrie C. A. Kapferer and Co (C-199/75); o základní funkci ochranné známky se Evropský soudní dvůr opřel zejména ve sporu SA CNL-SUCAL v. Hag GF AG (C-10/89), známém spíše jako Hag II. , v nedávné době pak tomu bylo např. v rozhodnutí ve věci IHT Internationale Heiztechnik GmbH e.a. v. Ideal-Standard GmbH e.a. (C-9/93) či Frits Loendersloot v. George Ballantine & Son (C-349/95).
3 Jedná se o tzv. nepřímé nebezpečí záměny (nebezpečí záměny v širším slova smyslu). Blíže k tomu např. Hajn, P.: Jak jednat v boji s konkurencí, Linde, Praha, 1995, s. 63 a 192 nebo též bod 14 rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95).
4 Pojem nebezpečí myšlenkového spojení (asociace) byl poprvé rozvinut v zemích Beneluxu, a to v případech Union v. Union Soleure a Jullien v. Verschnere v roce 1983 (pozn. autora: odkaz na tato rozhodnutí činí Annett Wagner ve svém článku Infringing Trade Marks: Function, Association and Confusion of Signs According to the E. C. Trade Marks Directive, European Intellectual Property Review, N°3, Sweet & Maxwell, London 1999, s. 128.
5 Překlad tohoto rozhodnutí s příslušným komentářem uveřejněn J. Munkovou v časopise Soudní rozhledy č. 1/1999, s. 34-37.
6 K tomu srov. např. Sirinelli, P. - Pallaud-Dullian, F. - Durrande, S.: Code de la propriété intellectuelle, premier édition, Paris, Dalloz, 1997, s. 334-337 a judikaturu tam uvedenou.
7 Munková, J.: dílo cit. v pozn. 3, s. 36.
8 Podle mého názoru by tak měl činit i z toho důvodu, že se Česká republika na základě čl. 67 Evropské asociační dohody zavázala ke zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, přičemž ke konci pátého roku po vstupu této dohody v platnost (1. 2. 1995) by mělo být dosaženo úrovně ochrany podobné úrovni existující ve Společenství včetně srovnatelných prostředků pro prosazování takových práv.
9 Blíže k tomu Hajn, P.: Zápis ochranné známky a mezinárodní smlouvy (Ke kvalifikaci ochranné známky jako všeobecně známé), Právní rozhledy č. 5/1999, s. 236-239.
10 K tomu srov. např. Martino, T.: Trademark Dilution, Oxford, Clarendon Press, 1996.